专利共同实施者的认定

——（2020）最高法知民终212号

（2019）最高法知民终181号

【裁判要旨】

    招投标关系中指定技术方案的招标方、加工承揽关系中提供技术方案的定作人实质上决定了专利技术方案的实施，其与中标方、承揽人等直接实施专利的主体构成专利共同实施者。

【基本案情】

    上诉人青海绿大生态治沙有限公司（以下简称绿大公司）、青海乌兰盛隆农林有限公司（以下简称乌兰盛隆公司）与被上诉人青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县林业和草原局（以下简称天峻县草原局）、青岛信科达工程咨询有限公司（以下简称信科达公司）侵害发明专利权纠纷案中（以下简称“拦沙网及其施工方法”专利侵权纠纷案），涉及专利号为ZL201310524933.6、名称为“悬袋形高立式拦沙网及其施工方法”的发明专利（以下简称涉案专利）。

    绿大公司认为，乌兰盛隆公司在其中标“青海省祁连山区山水林田湖生态保护修复试点项目疏勒河—哈拉湖汇水区三河源源区沙漠化土地治理工程二标段”（以下简称涉案工程）施工过程中使用了落入涉案专利权保护范围的方法，天峻县草原局系涉案工程发包方，信科达公司系招标文件的制作方，故向青海省西宁市中级人民法院（以下简称西宁中院）提起诉讼，请求判令乌兰盛隆公司赔偿损失4454764.5元，天峻县草原局和信科达公司承担连带责任。

    西宁中院认为，乌兰盛隆公司系商业经营主体，投标承揽沙漠化土地治理工程的目的为生产经营，故乌兰盛隆公司使用落入涉案专利权保护范围的方法的行为构成侵权；信科达公司编制招标文件并组织招投标活动是正常生产经营活动，但其按照天峻县草原局提供的涉案作业设计编制招标文件并组织招投标的行为不能认定为专利法规定的“实施”侵权的行为，故信科达公司在本案中不构成侵权；天峻县草原局为国家行政机关，其组织实施的涉案工程是保护生态环境的公益项目，是履行行政机关的职责，并非生产经营活动性质，天峻县草原局要求使用某种技术方案不属于专利法规定的“实施”侵权的行为，不构成侵权。

    一审判决乌兰盛隆公司赔偿绿大公司12万元，驳回绿大公司对天峻县草原局、信科达公司的诉讼请求。

    绿大公司、乌兰盛隆公司均不服，分别向最高人民法院提起上诉。绿大公司主张天峻县草原局的行为构成与他人共同实施涉案专利方法的直接侵权行为，应当承担侵权责任且一审判决金额过低，二审中放弃对信科达公司的诉讼请求。乌兰盛隆公司主张其实施的施工方法具有合法来源，不应承担赔偿责任；一审判决金额缺乏事实依据；天峻县草原局与信科达公司应承担过错责任。

    最高人民法院于2020年12月29日改判乌兰盛隆公司、天峻县草原局构成共同侵权，赔偿绿大公司经济损失45万元。

    上诉人东莞市鸿鼎家居有限公司（以下简称鸿鼎公司）与被上诉人东莞市康胜家具有限公司（以下简称康胜公司）、原审原告广东棋胜家具有限公司（以下简称棋胜公司）、信阳农林学院侵害实用新型专利权纠纷案中（以下简称“床架卡扣结构”侵害实用新型专利权纠纷案），涉及专利号为ZL201521011294.4、名称为“床架卡扣结构”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。棋胜公司认为，广东天一美家家居集团有限公司（以下简称天一公司）、康胜公司、鸿鼎公司未经许可制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，信阳农林学院未经许可使用落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了棋胜公司的专利权，故向河南省郑州市中级人民法院（以下简称郑州中院）提起诉讼，请求判令停止侵害并赔偿经济损失及维权合理开支20万元。

    一审诉讼中，棋胜公司与天一公司达成和解，天一公司赔偿棋胜公司9万元，棋胜公司撤回对天一公司的起诉。郑州中院认为，被诉侵权产品落入棋胜公司涉案专利权保护范围，该被诉侵权产品由鸿鼎公司制造并销售给康胜公司，康胜公司销售给天一公司，由天一公司最终销售给信阳农林学院。棋胜公司未提供证据证明康胜公司及信阳农林学院明知鸿鼎公司提供的涉案产品侵权，因此不予支持棋胜公司要求康胜公司、信阳农林学院赔偿损失的请求，信阳农林学院将被诉侵权产品用于学生宿舍，停止使用可能造成不必要的浪费，故可不停止使用且无需承担赔偿责任。郑州中院判决鸿鼎公司、康胜公司停止侵权，鸿鼎公司赔偿棋胜公司经济损失10万元，驳回棋胜公司的其他诉讼请求。

    鸿鼎公司不服，向最高人民法院提起上诉。

    最高人民法院于2020年7月3日改判鸿鼎公司与康胜公司共同连带赔偿棋胜公司经济损失6万元。

【裁判意见】

    “拦沙网及其施工方法”侵害发明专利权纠纷案中，最高人民法院二审认为，“使用”涉案专利方法的行为不仅仅限于直接实现涉案专利技术方案的行为，而应当结合被诉侵权人的具体行为进行分析判断。

    本案中，天峻县草原局作为涉案工程的发包方，在招标文件中明确记载了落入涉案专利权保护范围的施工方法且明确将实施涉案施工方法作为中标的条件之一，在其与乌兰盛隆公司签订的施工合同中亦明确约定“施工单位必须严格按照项目作业设计要求进行施工，按照施工顺序”。虽然最终实际实施落入涉案专利权保护范围的施工方法的行为人系乌兰盛隆公司，但天峻县草原局在涉案工程招标文件以及涉案工程施工合同中均对投标方/中标方使用施工方法有明确要求，且该施工方法落入涉案专利权的保护范围，实质上系天峻县草原局的上述行为决定了最终施工技术方案的实施。因此，天峻县草原局的上述行为系使用了涉案专利方法。

    此外，从天峻县草原局与乌兰盛隆公司之间就涉案工程进行招标、投标、中标并签订涉案工程施工合同的过程来看，应当认定双方之间存在使用涉案专利方法的共同意思，故应当认定双方共同实施了使用涉案专利方法的行为。

    “床架卡扣结构”侵害实用新型专利权纠纷案中，最高人民法院二审认为，专利法中“制造专利产品”是指，做出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。康胜公司向鸿鼎公司提供了制造被诉侵权产品的技术方案，鸿鼎公司按照康胜公司的要求，制造了落入棋胜公司专利权保护范围的被诉侵权产品。康胜公司与鸿鼎公司之间并非买卖合同关系，而系委托加工合同关系，二者共同实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，应当基于同一侵权损害事实对全部侵权损害结果承担连带责任。

    一审判决关于康胜公司仅实施了销售行为的认定有误，在此基础上，认定康胜公司仅需承担停止销售的责任，而以其合法来源抗辩成立为由免除其赔偿损失责任，适用法律确有错误，应予纠正。